特許を出願後、拒絶理由通知が返ってきた場合には権利化のために出願人は対応しなければなりません。せっかく良い特許を出願しても、中間処理で誤った対応をしてしまうと、不当に権利範囲を狭めてしまったりして特許査定時には使えない特許になってしまうことも。。。。
また知財部での中核の仕事にもなっている中間処理の戦略、やり方について本日は現役弁理士が解説いたします。
知財における中間処理とは
出願後、権利化に向けて特許庁との間で行う各種手続のことを総称していいます。拒絶理由通知や拒絶査定に対する対応などが該当します。
特許査定までの全体の流れを下記に表しましたので、参考にしてみてください。
基本的に、そのまま特許査定を受けることは少なくて、大抵は何かしらの拒絶理由が来るよ。
それは、出願時にできるだけ広い範囲で権利範囲で出願してるからってのも関係あるよね。
企業知財部全体の業務を知りたい方はこちらをご覧ください。
中間処理の具体的手順
中間処理のフロー
中間処理は以下の具体的な手順で進めます。
- 出願の位置づけ、状況を確認する。
- 出願内容、拒絶理由通知書から審査官の意図を読み取る。
- 企業視点で応答の戦術を検討する。
- 補正書及び意見書の作成
①出願の位置づけ、自社の状況を確認する。
出願の位置付け
まずは出願の位置づけについて確認しましょう。例えば下記のようなケースがあります。
- 自社が実施している(する予定の)製品の出願
- 他社が実施している製品の出願
- 自社も他社も実施していない発明
自社または他社が実施している場合は、その実施形態を意識してそこから外れないように中間処理を行わなければなりません。
特に他社の実施が決まっている＝権利化すれば権利行使できるわけですから何としてでも相手の実施内容から外れないように権利化を目指します。
場合によっては何度も分割を繰り返して、特許性を争うこともあります。
逆に自社も他社も実施していない場合は通常通り中間処理を行えばいいのです。
この辺の視点は、企業内にいる知財部にしかわからないので知財部の腕の見せ所だよ。
自社の状況
自社の状況を知りましょう。例えば自社の経営状況によっては、どれくらいの権利に対してお金をかけられる変わってきますよね。
業績が良い場合は、まだ実施していない権利に対しても積極的に権利化していくべきですが、業績が悪い場合は少し慎重になる必要があります。
会社の方針にもよりますので、この辺の感覚は知っておくようにしましょう。
知財担当者のかけられる工数
知財担当者のかけられる工数についても把握しましょう。
大体1か月で何件中間処理が必要だから、1件につき何時間かけられるというのは知っておきましょう。
月末に時間が足りなくなって、次月に先送りして特許庁期限延長した結果、余計な費用が発生するというのは避けたいよね～
②出願内容、拒絶理由通知書から審査官の意図を読み取る。
出願内容
まずは出願内容を把握しましょう。
出願内容をしっかり知っておかないと、拒絶理由書に対する良い補正案も思いつかないので基本的には一度明細書全体を読み通しておくことをオススメいたします。
審査官の意図
拒絶理由書と先行文献を繰り返し読み込んで審査官の意図を把握します。
その上で自分なりの判断をしましょう。例えば
- 審査官の認定事項にミスがある。
- 進歩性の論理に無理がある。
などを見つけましょう。
例えば補正の示唆として『○○することによって解消できる』など書いてある場合もあるので、その場合は審査官の示唆に乗るのが良いかと思います。
また他にも審査官の審査官番号から審査官歴を推測したり、過去のその審査官の担当案件の中間処理をしたことがあれば、その審査官が自身の認定にどのくらい自信を持っているかなど推測することができます。
審査官も人間なので、その出願に対する否定的な印象を持っていたり、ベテランの人ほど補正による反論を認めたくないという気持ちもあったりするよね。
③企業視点で応答の戦術を検討する。
応答の戦術検討
上記で考えた審査官の意図に対して、『進歩性の論理に無理がある』と判断した場合はそれを突き崩す応答戦術を検討します。
例えば審査官との面接で判断内容を指摘することで、認定を取り消してもらうような応答が考えられます。
逆に、権利範囲に影響を与えない範囲で形式的補正をすることで、進歩性否定の反論を補強することもできます。
反論/逆反論の想定
反論内容が思いついたら、次はそれに対する審査官の逆反論を考えましょう。
それを繰り返すことでより強固な反論内容を検討することができます。
④補正書及び意見書の作成
企業の中でどこまで補正書や意見書を作成するかは、企業によりますが基本的には応答案を特許事務所に提示して補正書や意見書を作成してもらいます。
具体的な企業知財部と特許事務所の仕事で関わり方の詳細は下記を参考にしてみてください。
中間処理についてよくある質問
審査官面接のデメリットはありますか？
デメリットは面接記録(添付資料を含む)が公開されてしまうことです。
対策は、知られたくない内容は残さないようにする。(例えば資料に社外秘と書いて提示するなどがオススメです。)
電話面接と直接面接どちらが有利ですか？
直接面接の方が有利。特に進歩性、新規性の拒絶理由を争う場合は直接面接の方が審査官から読み取れる情報が圧倒的に多いです。
逆に明確性要件の解消などは、電話で十分かもしれません。
各国の審査の特徴についてはこちらにまとめていますのでご覧ください。
最後に
知財部での中核の仕事にもなっている中間処理の戦略、やり方について本日は解説いたしました。
いかがだったでしょうか？
中間処理スキルは、時間をかけることで着実に力はつきます。
最初のうちは何時間もかけて、本願明細書、拒絶理由通知書、引例を何度も繰り返し読みましょう。
また他にも弁理士試験の勉強方法、知財部で仕事内容に解説していますので、ぜひご覧ください。
私が弁理士試験にかけたコストや時間及びおすすめの講座についてはこちらにまとめていますのでご参照ください。
知財関係の転職をご検討中の方はこちらをご参照ください。
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